Las Cancelaciones de Marca, la mejor defensa para las empresas contra la mala fe

Por Gilberto Fajardo

Rivera Rodríguez Fajardo, Firma de Abogados

gilberto@lawrrf.com

La posibilidad de cancelar o declarar la nulidad de un registro de marca es una herramienta eficaz contra el abuso del derecho en el ámbito de la propiedad industrial. Como todo en la vida, en el derecho también se pueden dar abusos cuando se actúa de mala fe, y la mala fe en el contexto del registro de marcas suele darse cuando un tercero registra una marca que fue creada por un legítimo titular que, haciendo uso de su ingenio, creó, promocionó y desarrolló una marca que muy probablemente fue un éxito dentro de un giro comercial determinado, y es que los registros de mala fe por parte de terceros, suelen hacerse sobre marcas que de una u otra manera ya han logrado cierto posicionamiento dentro de un sector pertinente del público consumidor, independientemente que este sector se encuentre dentro del territorio o en el extranjero. En efecto, por muchas décadas era una práctica usual en Centroamérica que terceros de mala fe registraban marcas que en el extranjero ya eran conocidas, pero que dentro de nuestros países aún no tenían presencia y, por consiguiente, todavía no habían sido protegidas por sus legítimos titulares y creadores. Así, cuando estos legítimos titulares y creadores intentaban registrar sus marcas, se encontraban con la desagradable sorpresa de que ya estaban registradas por terceros, quienes aprovechándose de este abuso del derecho, posteriormente transferían las marcas a sus legítimos titulares  a cambio de grandes cantidades de dinero.

Esta práctica desleal, a pesar de los mercados globales y de los filtros del derecho de marcas, aún continúan dándose en nuestros países, y es contra esta práctica que las cancelaciones de marcas cobran una importancia radical en la defensa de los derechos intelectuales de quienes son los creadores de dichos signos distintivos, y es que si bien es cierto existe un procedimiento administrativo de oposición en contra de un trámite de registro de mala fe, también es cierto que por legislación o por criterios internos, a veces es difícil evitar que un tercero sin escrúpulos logre el registro de una marca que ha sido creada por su legítimo titular, pero que no la ha registrado y, por consiguiente, se encuentra disponible dentro del país en el que ha sucedido la apropiación indebida. Esta práctica, además, suele darse con respecto a signos que han llegado a ser notoriamente conocidos. Las Leyes de Marcas de la mayoría de países coinciden en definir un signo notoriamente conocido como aquél que es conocido por el sector idóneo del público o en los círculos empresariales afines a dicho sector idóneo, y que ha alcanzado dicha calidad por su uso o como consecuencia de la promoción del mismo, entendiéndose como sector idóneo del público aquél que suele comprar dichos productos en razón de su profesión, de su oficio o pasatiempo; y entendiendo a los círculos empresariales afines a las tiendas, distribuidores, fabricantes y comercializadores de dichos productos.

Esta apropiación indebida, consecuencia del abuso del mecanismo de protección de la propiedad industrial, tiene la característica de practicarse en países cuya economía es concentrada y pequeña, ya que las empresas que son legitimas titulares y creadoras de estos signos, usualmente no se interesan por abrir operaciones en nuestros países, por lo que obviamente tampoco proceden a proteger sus marcas en un territorio donde muy probablemente no tendrán presencia. Así, al encontrarse disponibles estas marcas, los terceros de mala fe tienen el camino libre para registrar marcas ajenas, perfeccionándose el abuso del derecho relacionado. Los signos notoriamente conocidos son los que frecuentemente sufren de esta apropiación, y es que si bien es cierto esta categoría de signos tienen una protección reforzada de acuerdo con tratados internacionales, demostrar esta calidad ante las autoridades administrativas también tiene su complejidad, pues se debe presentar bastante evidencia para probar la calidad de signo notoriamente conocido, y así evitar que las autoridades otorguen o concedan el registro presentado de mala fe.

Para evitar este tipo de prácticas, es importante que las Leyes nacionales sean lo suficientemente robustas como para que la autoridad administrativa tenga poco margen de discrecionalidad, pues solo de esta manera se puede evitar este tipo de abusos. Facilitar factores para determinar la notoriedad de un signo, como lo hace la “Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la protección de las Marcas Notoriamente Conocidas” de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), robustecer la jurisprudencia y los antecedentes administrativos que vayan encaminada a reforzar la protección de estos signos, y tener en consideración los principios básicos de la propiedad intelectual, son aspectos sobre los cuales hay que mejorar para poder brindarle una efectiva protección a este tipo de signos. No obstante lo anterior, si no se logra impedir el registro de mala fe por parte de un tercero, también es importante tener mecanismos efectivos y eficientes para restituir los derechos de los legítimos titulares marcarios, y es aquí donde las cancelaciones o nulidades de marcas juegan un papel importante en el ejercicio de dicha defensa.

 

En El Salvador, y en muchos países, las cancelaciones de marcas se pueden interponer por poseer mejor derecho, por mala fe y por falta de uso. La mala fe suele estar íntimamente ligada con el mejor derecho, mientras que las cancelaciones por falta de uso representan una buena alternativa para lograr el registro de una marca que, usualmente, se ha presentado en buena fe, es decir, una marca que puede ser confusamente similar con otra marca de un tercero que representa un obstáculo para alcanzar su registro. Así pues, independientemente de la causal por la cual se pueda interponer una acción de cancelación o nulidad marcaria, esta figura es una herramienta fundamental para la defensa de los derechos intelectuales de los legítimos creadores de estos bienes intangibles que, además, suelen ser los activos más importantes para las empresas.

Las marcas son la punta del iceberg de las empresas, gracias a ellas sus productos no solamente se diferencian de otros de la misma naturaleza de otras empresas, sino también tienen la función, entre otras, de representar calidad y buena reputación en el mercado y dentro del público consumidor, de ahí la importancia de la correcta y oportuna protección de las marcas, para lo cual es necesario asesorarse a efectos de realizar una búsqueda de antecedentes conflictivos que pudieran ser obstáculo para la protección de la marca que se ha elegido para distinguir al producto en el mercado, y para ello es altamente recomendable buscar a un especialista en propiedad intelectual en general, y en propiedad industrial y derecho de marcas en particular.

Sin embargo, para que la figura de la cancelación o nulidad de marcas sea eficaz, es necesario que tanto el abogado como el Juez competente, se encuentren en un nivel de conocimiento óptimo para conocer de este tipo de casos, ya que siempre se debe tener en cuenta que en materia de propiedad intelectual en general, incluyendo por supuesto la propiedad industrial, es indispensable tomar en consideración los tres principios fundamentales de la propiedad intelectual: la originalidad, la creatividad y la buena fe. Tomando en consideración estos principios es que se pueden evitar esos abusos del derecho que pueden llegar a afectar a las empresas, habida cuenta que un registro de mala fe puede constituir un impedimento legal para que el legítimo creador de una marca no pueda invertir en un país o región determinada, con lo cual podemos concluir que otorgarle a esta figura la importancia que merece, puede incluso constituir una política pública necesaria dentro del ámbito de la propiedad intelectual.

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